¿Es posible evitar la cancelación por no uso de una marca justificado en el efecto del COVID-19? La necesidad del uso de la marca en época de COVID-19.

El tema puede parecer un poco extrovertido teniendo en cuenta la situación actual que vive el mundo. Sin embargo, existe una realidad en cuanto a la suspensión de la actividad comercial en muchos rubros que lleva a analizar algunas situaciones que afectan la propiedad industrial, y en el caso en cuestión el tema de marcas registradas.

Como sabemos, inmediatamente se produce el registro de la marca, nace una obligación sine qua non a dicho registro y corresponde a la necesidad del uso de la marca, que pudiera ser por el propio titular o por terceros autorizados por el titular. Esta obligación busca que aquel registro que fue concedido permanezca vivo en el mercado (entendiéndose el registro de la marca para un producto o servicio y por ende con vocación a su existencia para consumo) sobre todo, y en el caso de la República Dominicana, para que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) no tenga en su base de datos marcas que no han sido utilizadas y que impiden el acceso y aprobación de nuevas marcas que quizás si vayan a ser utilizadas en el mercado dominicano.

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, que rige la materia en la República Dominicana, establece en su artículo 93, numeral 1, que trata sobre la “Cancelación del registro por falta de uso de la marca” que “a pedido de cualquier persona interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años, contados desde la fecha del registro de la marca. No se cancelará el registro cuando existieran motivos justificados para la falta de uso” […].

En la situación actual de estado de emergencia por la crisis del COVID-19, muchas empresas se están viendo o se han visto obligadas a parar su actividad, y con ello, se ha paralizado también de manera forzosa o no iniciado aún el uso efectivo de sus marcas en el mercado. A pesar de que a priori se trata de un periodo que no superaría quizás los dos o tres meses de duración, existe una gran incertidumbre sobre el plazo real de esta pandemia, que pudiera extenderse por más tiempo.

Puede que muchas empresas se vean obligadas a detener su actividad durante un tiempo bastante largo, teniendo repercusión sobre aquellas marcas registradas que se encuentren cerca del período de caducidad para su uso de 3 años, quedando susceptible de cancelación por dicha falta de uso.

Parecería necesario que se aplique la parte final del numeral 1 del artículo 93 cuando dice “No se cancelará el registro cuando existieran motivos justificados para la falta de uso” así como lo establecido por el artículo 95 numeral 1 cuando establece que “Se consideran como motivos justificados de la falta de uso de una marca los que se sustentan en hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del titular de la marca y que éste no ha podido evitar ni remediar. La insuficiencia de recursos económicos o técnicos para realizar una actividad productiva o comercial y la insuficiencia de demanda para el producto o servicio que la marca distingue no se consideran motivos justificados” (el resaltado de las palabras es nuestro); puesto que pudiera interpretarse la existencia de la excepción de causa justificada a la falta de uso de la marca en el entendido de la obligatoriedad en el uso de la marca.

No existe una expresión concreta en cuanto a los términos de caso fortuito y fuerza mayor, pero podemos inferir la existencia de estos supuestos tradicionales en las expresiones existentes tanto en el numeral 1 del artículo 93 como en el numeral 1 del artículo 95. Y aunque muchas veces se ha interpretado la fuerza mayor o los casos fortuitos como situaciones referidas a la guerra o los desastres naturales, también puede incluirse la existencia de restricciones oficiales u obligación de medidas administrativas que impidan la prestación (en caso de servicio) o la producción (en caso de producto) de los artículos que protege la marca y su correspondiente registro.

Con la exposición que hemos desarrollado puede entenderse que cualquier titular que se ha visto paralizado o reducido en su producción o en la prestación de servicio de manera notable por la presente situación pandémica estaría amparado en dichas causas justificativas para la falta de uso.

Existen controversias en dichas interpretaciones ya que no podemos olvidar que la Ley había establecido respecto a la falta de uso de la marca un plazo de 3 años, por lo que tampoco podemos justificarnos en que la falta de uso o no utilización de la marca se ha producido por efecto de la pandemia del COVID-19 y las medidas administrativas del gobierno dominicano.

En tal sentido, todas las marcas registradas y que estén cercanas a la susceptibilidad de su cancelación por falta de uso (aquellas que fueron registradas entre los meses de marzo, abril y quizás mayo del año 2017) y donde sus titulares estén afectados por la crisis pandémica actual, ante una posible acción de caducidad podrían justificar la falta de uso por efectos de fuerza mayor o caso fortuito, pero sus opositores pudieran requerir que independientemente de la situación se produzca la cancelación por no uso sobre todo porque tuvieron un plazo de 3 años para el uso de la marca registrada.

El órgano regulador que actuará como juez, ante esta situación particular cargada de una excepción, tendrá que analizar en su valoración la situación excepcional acontecida pero también no obviar el período total, y si es que hubo alguna iniciativa o actuación para el uso de la marca en el período que debía utilizarse, ponderando la causa que justifique la falta de uso en el período total en que debía probarlo.